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2025-04

依法适用禁止反悔原则防止专利权利人“两头得利” ——(2023)最高法知民终607号


深圳某事件公司为名称为“一种手机号码牌安装台”的实用新型专利的专利权人,在本案中请求保护权利要求2和权利要求3。深圳某事件公司主张东莞某泰公司构成专利侵权。

国家知识产权局分别于2022年5月5日、2023年7月11日作出第55861、562751号无效宣告请求审查决定,均维持涉案专利的权利要求2-3有效。其中:

55861号决定认定:“专利权人提交意见陈述书认为,涉案专利采用的两端转动的翘板,不需要弹簧、固定扣与固定槽组合,翘板部分地容纳于底座的凹槽。”“由上述翘板已知的结构可知,本专利中翘板凸块部分的中部与旋转轴枢转连接,翘板整体绕该旋转轴转动,使得翘板的两端上下起落;通过凸块部分地插入凹槽中,形成翘板与凹槽的配合,翘板两端的上部在抬起的高位处露出凹槽外部,翘板两端的下部在下落的低位处位于凹槽内部,使得翘板端部侧面设置的号码板能够由凹槽显示或隐藏,依靠重力翘板可在一端翘起一端落下的状态中维持稳定,稳定状态中翘板必有一端处于露出凹槽外部的高位处,即为翘板‘部分地容纳’于凹槽中。”“本专利使用了翘板结构,由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态。”

562751号决定载明:“关于必要技术特征,专利权人认为本专利的翘板通过重力就可实现显示或隐藏并保持稳定,磁体或增加摩擦均是为了更加稳定而采用的技术手段,并非必要技术特征。”

最高人民法院二审判决认为:

首先,专利权的保护范围应当与其作出的技术贡献、创新程度相适应。涉案专利为实用新型专利,根据涉案专利的说明书及其附图所公开的全部内容,其结构并不复杂。无论是“跷跷板”的基本原理,还是涉案专利说明书中记载的“受重力影响,除非外力作用,否则翘板保持一端翘起的状态”,均属于日常生活常识。尽管目前权利要求2被国家知识产权局在相关无效决定中认定为具有创造性,但其创新程度显然十分有限,保护范围不能失之过宽,导致比例失当。

其次,专利审查档案是解释权利要求,合理确定保护范围,继而进行侵权判断的重要依据。国家知识产权局在相关无效决定中认定涉案专利权利要求2具有创造性并维持其有效的具体理由,以及权利人在专利无效行政程序中有关权利要求2的相关陈述,均属于涉案专利的审查档案,在认定被诉侵权产品是否落入权利要求2限定的保护范围时,应当予以相应的考虑,防止维持专利权有效的认定与是否构成侵权的认定标准不一致,导致专利权人两头得利。

根据涉案专利说明书记载的内容以及第55861、562751号决定的认定,涉案专利的“翘板”是一种两端可交替转动翘起的板状结构,板的中部设置枢轴。仅依靠“翘板”自身重力,可在一端翘起一端落下的状态下维持稳定,这也是权利要求2目前仍然被维持有效的重要理由。尤其是,某事件公司在无效行政程序中强调本专利“不需要弹簧”,以“区别于”相关现有技术。与之不同的是,被诉侵权产品必须依赖于定位维持结构,才能使“翘板”保持稳定地一端翘起一端落下状态。因此,相较于涉案专利中仅“依靠自身重力”就能保持稳定的“翘板”,被诉侵权产品并不具有与之相同或者等同的技术特征

最后,权利人行使权利应当遵循诚信原则。根据某事件公司在专利无效行政程序中陈述的“涉案专利采用的两端转动的翘板,不需要弹簧、固定扣与固定槽组合”“由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态”“磁体或增加摩擦均是为了更加稳定而采用的技术手段,并非必要技术特征”等意见,某事件公司一方面在无效行政程序中强调本专利“不需要弹簧、固定扣与固定槽组合”“由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态”,以“区别于”相关现有技术;另一方面,又在本案中主张适用等同原则,主张依靠定位维持结构(其中包含弹簧)才能保持稳定的被诉侵权产品构成侵权,显然违反了禁止反悔原则。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,对某事件公司有关被诉侵权产品构成侵权的主张,本院不予支持。

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