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2025-04
从一桩专利主动分案胜诉案看中国知识产权保护的进步与挑战
一、一纸终审判决，或许重启主动分案的希望之窗
1.1案件背景：一场历时三年的专利分案拉锯战
2020年10月11日，某公司基于一项已申请的实用新型申请，向国家知识产权局（CNIPA）提交了名为“一种显示和背光用的LED封装片和LED晶片”的分案申请（涉案申请，申请号：2020XXXX0676.2）。然而在2021年3月22日，CNIPA以涉案申请“不符合《专利法实施细则》第42条（R.42）”为由发出“视为未提出通知书”。
该公司随后启动救济程序：
- 行政复议 → 被驳回（国知复专[2021]0053号）；
- 一审诉讼 → 北京知识产权法院维持原决定（(2021)京73行初14331号）；
- 二审上诉 → 最高人民法院作出利于申请人的终审判决（(2023)最高法知行终382号）。
1.2争议焦点：主动分案的合法性之争
CNIPA和北京知识产权法院认为：
- 原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，
- 原申请与涉案申请的权利要求的区别属于本领域的常用技术手段，
- 不构成两项“独立、不同的发明创造”，因此不符合分案条件。
最高人民法院并未针对涉案申请是否符合R.42的规定发表意见。二审中，最高人民法院认为：根据《专利审查指南》有关规定，如果是认为分案申请不符合R.42的规定，应当以驳回该分案申请的方式进行处理，而非迳行发出分案申请视为未提出通知书。最高人民法院同时对听证原则、程序节约原则及法官回避等内容作出了回应，并最终判决撤销前述行政判决、行政复议决定及视为未提出通知书，CNIPA需就涉案申请重新处理。
涉案申请回到审查程序后，CNIPA并未再指出其不符合R.42条的规定，并于2025年2月7日成功获得授权公告。这一结果释放了重要信号——主动分案的窗口可能重新开启！
二、主动分案为何陷入困境？制度演进的关键价值何在？
为了克服审查员提出的单一性问题而提出分案申请通常被称为“被动分案”，而“主动分案”则在很多情况下是申请人根据自身需要做的选择。那么，存在单一性的缺陷（正如前述案件中构成两项或两项以上“独立、不同的发明创造”）是否是主动分案被允许的先决条件？
长期以来，CNIPA并未禁止申请人“无单一性缺陷”的主动分案，而是着重审查分案申请是否存在超范围的缺陷。2022年度复审无效十大案件“电动平衡车及其支撑盖体、启动方法、转弯方法”为专利分案申请是否超范围的判断明确了审查标准。
同时，我们也注意到主动分案的空间明显收紧。部分实用新型分案申请，仅因“未构成单一性缺陷”即被“视为未提出”，对企业布局造成不利影响。有观点认为，主动分案可能导致：
- 反复提交内容类似的专利申请，审查资源浪费；
- 改变甚至扩大保护范围，社会公众信赖利益受损；
- 引入母案未披露的技术内容，导致权利与贡献不相匹配。
三、分案自由与公共利益，平衡如何实现？
笔者认为，主动分案与单一性并无关联，存在单一性缺陷不应成为主动分案的先决条件。
- 首先，单一性条款的设立是为审查效率和费用考虑，不具实质性排他作用；
- 其次，主动分案能更好地应对市场变化与竞争策略调整，避免因撰写疏漏导致保护不足；
- 再次，只要分案内容未超出母案记载范围，实质上不会扩权，更不会伤害公众利益。
实务中，申请人为了保留递交分案的可能性，主动在权利要求中留下单一性的缺陷，反而加重审查负担。实际上，只要内容在母案中已有披露，即使权利范围发生改变，也不应一概认为对公众有害，因为分案是基于母案的全文（而非仅权利要求）分出。
四、案例启示：重塑规则，守住界限
涉案申请的授权似乎暗示：主动分案空间正被重新确认。申请人在母案申请中保留充分的技术细节，确保可能的分案能够得到母案充分的支持。同时，建议申请人应避免滥用分案制度导致审查资源的浪费。
“法无禁止即可为，法无授权不可为”。作为本质上为一种私权的专利相关的权利（包括申请权），申请人的策略空间应当得到保障。同时，审查机关应明确审查标准，防止“一刀切”限制合理分案的需求。如有担忧资源负担或制度套利，可考虑通过合理提升分案费用等机制进行平衡。
五、结语
本案的胜诉及涉案申请的授权，不仅是某一家企业的胜利，更体现了中国司法对程序正义与私权边界的坚守。在全球科技竞争加剧的当下，“高端制造突围”与“国内市场培育”均需以健全的IP制度为基石。如何完善分案制度、降低制度性成本，让专利更好服务企业创新，正是我们亟需思考的问题。
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