09
2025-05
振动按摩枪专利无效案带来的启发
2025年4月25日发布的最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2024)中，案例12【振动按摩枪专利行政诉讼案】颇有意思。本着“他人的失败是我们成功之母”的学习理念，今天，我们着重看看从败诉一方的专利权人的表现中可以获得哪些启发。
案例分析：
案例12中专利权人一路从无效，历经行政复议、一审至二审，一路失利，不得不让人感慨：人最大的对手，永远是自己。
失利的最根本原因，还是在于专利权人并未做好专利申请的时机管理，在专利申请递交之前，就将相关产品提供给第三方并导致公开。这种情况实际还不少，也因此我们曾专门写过文章关于自废专利武功这件事（上）。
无效应对策略上似乎也有更好的选择：该案无效程序中，专利权人在无效请求人提出的“铁证”面前，一方面，硬怼：专利设计是正式版，对比设计是测试版，专利设计很多面的特征未被对比设计公开，二者存在明显区别；另一方面，提出“保密”主张：对比设计做了保密处理，不构成专利法意义上的公开。虽然无效阶段，专利权人还提出过“不丧失新颖性”主张——即便部分设计公开了，该公开也是不丧失新颖性的公开，但后来放弃了该主张。至于“保密”主张，直到口审结束，仍缺乏有效证据，因此保密主张也未被接受，相应地，专利被宣告无效。
专利被宣告无效后，专利权人的策略发生180度大反转，不再继续针对无效决定提起行政诉讼，而是重拾“不丧失新颖性”主张，向专利局提交“不丧失新颖性宽限期”声明，试图以此挽救专利，但仅仅因为提出声明的期限超期这一条理由，这条路就被彻底堵死，后续复议、一审、二审也均失败。
所以，既然后来如此坚持“不丧失新颖性” 主张，为何在无效阶段却轻易放弃呢？个人推测原因可能有三：
一是可能被要求在“保密” 主张与 “不丧失新颖性” 主张之间二选一
本案中专利权人提出过“不丧失新颖性主张”，后来又放弃、最后又主张，由此推测，他们可能在无效阶段被要求在“保密” 主张和 “不丧失新颖性” 主张中二选一【因为从表面看，主张保密从而不构成专利法意义上的公开，与主张不丧失新颖性宽限期（以公开为前提）似乎相互矛盾】。
但个人认为，二者并非只能选其一。即便提出了保密要求、采取了保密措施，若保密存在漏洞，因漏洞导致公开的部分（例如视频中已展示的部分，或可能被他人看到的其他部分）就属于未经专利权人同意的泄露公开，针对这部分内容可以主张新颖性宽限期。同时，保密主张能够从侧面说明产品设计实际公开的范围有限，只是局部公开。所以，如果是我处理此案，即便被要求二选一，也还是争取的。
二是对“保密”主张成立的概率或存在误判
本案中，“不丧失新颖性” 主张的依据可以是 “他人未经申请人同意而泄露其内容”，而专利权人的反证（假如证据三性及形式等没有问题）可用于说明直播视频中使用产品的行为属于未经专利权人同意的行为，由此导致的泄露，应该属于不丧失新颖性的公开，逻辑上是合理的。
而“保密” 主张若要发挥作用，不仅要证明存在保密义务、履行了保密义务，还得证明达到了保密目的。如果仅有保密义务，却未采取保密措施或未达到保密目的，就无法否定专利法意义上的公开。在本案中，产品在 NBA 比赛现场被明星使用且进行了直播，直播中已展示了部分产品设计，未见保密措施。要证明在这种情况下所有相关人员都采取了保密措施，并且保证其他部分未被看到，达到保密效果，难度极大。
此外，“不丧失新颖性” 主张有期限要求，一旦错过期限，就彻底失去机会。即便对于期限的确定存在争议，但这也意味着风险，相应也应优先选择风险更低的方案即无效阶段应该坚持该主张。而“保密” 主张与“不丧失新颖性” 主张并不冲突，如果不得不二选一，优先选择“不丧失新颖性” 主张更为明智。专利权人后续转向“不丧失新颖性” 主张估计也是基于此点考虑。
为什么专利权人会冒着错过“不丧失新颖性”声明期限的风险选择“保密”主张？可能是对专利法意义上的公开存在误解，误以为只要相关人员有保密义务、采取了保密措施，就可以否认专利法意义上的公开，从而高估了保密主张成立的概率。但也不排除由于无效阶段主张新颖性宽限期的时机已过故而一开始就对此不报希望。
三是对法律规定存在误解或明知不可为而为之
假如不是故意为之，则对“不丧失新颖性宽限期” 的法律规定理解有误可能是先放弃后重新主张的主要原因。以“他人未经申请人同意而泄露其内容” 为由主张不丧失新颖性宽限期时，审查指南明确规定：“申请人在收到专利局的通知书后才得知的，应当在该通知书指定的答复期限内，提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件。”
专利权人始终主张“得知情况” 是指得知对比设计被认定为构成专利法意义上的公开，而非得知对比设计被公开的事实。但在我看来这种理解明显缺乏合理性。除了最高院在判决中给出明确认定外，若按照专利权人的理解，2 个月的期限也不应从收到无效决定开始计算，而是要等无效决定生效才开始，这显然不符合常理。此外，专利权人还认为审查指南规定的 2 个月期限仅适用于授权前的申请，不适用于已授权案件的无效审查，对于在无效程序中才得知的情况，提出新颖性宽限期声明不应设定期限。这一理由明显违背法律常识。
从各方面综合判断，本案在行政复议、诉讼和上诉阶段胜诉的可能性非常低，专利权人如此执着只能理解为要么是对相关规定误解颇深，要么是明知不可为也要为之。
无效应对中对程序性事务的把控可以少一点“后知后觉”
关于“保密”主张的证据，在无效阶段的口头审理结束后，专利权人才提交延期举证申请和补充证据。正如无效决定指出的，延期举证申请已超期，补充证据也属于超期证据。且这些超期的证据仍然存在诸多问题，例如外文证据没有中文译文，所以就算考虑了也用不上。此外在提出“不丧失新颖性宽限期”声明的手续上还需要做更正。这些都暴露了程序性事务把控上的不足。
当然，程序性表现的问题，也可能是出于对法律对技术等存在偏差或策略不断发生改变所导致，比如，一开始并没有认识到“保密”主张的重要性，或者没意识到反证的不足，或虽然认识到不足但并无补充证据的计划等等），但这些均进一步令人怀疑应对策略的适当性。
如果我是这个专利的专利权人或其代理人，能使该案反败为胜吗？
遗憾的是，基于目前的证据来看，并不能。这个案件中“不丧失新颖性” 主张，即便在无效阶段提出，也是不能成立的，因为无效请求人的证据 A - 2 和 A - 3 可以说明专利权人最晚在无效宣告之前就应当知晓其设计已被公开，也即，主张“不丧失新颖性” 的期限早就已经过了。
但假如我是专利权人代理人，通常我会毫无保留的提供专业分析意见，对于胜诉希望确实很低的，“劝说”专利权人及时止损，对于存在希望的，全力以赴，不在策略上、程序上拖后腿。
写到这，终于发现为什么我总是觉得每个案件都苦哈哈了图片
像我这样处理案件，比如这个振动按摩枪专利案，被劝说放弃后，哪里还能“一鱼多吃” 、带来利，哪里还有入选典型案例的机会、带来名...
专利权人无效应对重要提示
虽然在诸如上述案例的不少案例中，专利权人发挥空间比较受限，但越是如此，应对就更需谨慎，代理人选择就更为重要。
代理人重要，体现在首先，申请阶段的代理人对于授权专利文本的质量有重要且关键的影响；其次，体现在无效阶段过于专业，有合适的代理人去协助进行周全有效的应对，对于成功应对无效、降低无效损失、减少诉累等很关键。
最后但非常重要的是，切忌“自废专利武功”。
暂无数据
关注我们
