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2025-05
专利创造性答复：说服审查员跳出“事后诸葛亮”陷阱的关键技巧
在专利审查实践中，经常会出现审查员对申请人的意见陈述视而不见的情形，此时审查员很可能陷入"事后诸葛亮"而不自知。最高人民法院在（2022）最高法知行终256号判决中明确否定了国家知识产权局对一项胶囊内窥镜控制方法专利的无效决定，其核心观点正是反对“事后之明”的创造性评价逻辑。本文将从该案例出发，提炼出说服审查员避免"事后诸葛亮"的关键技巧，帮助申请人在专利审查和无效程序中更有效地论证发明的创造性。
一、“事后诸葛亮”及其危害
"事后诸葛亮"指人们在知晓结果后，倾向于认为事件的发展过程比实际情况更可预测、更显而易见的一种认知偏差。在专利审查中表现为：审查员在了解了发明内容后，可能不自觉地低估发明的创造性，认为技术方案是"显而易见"的。
在最高法256号判决中，国家知识产权局认为涉案专利与证据1的区别仅在于"胶囊与胃肠道不可避免地会发生接触"时的情形，并推断这种情形下的运动方式自然与专利相同。但法院明确指出这种推断属于"后见之明"，因为证据1的技术方案恰恰是避免胶囊与组织内壁接触，而非利用接触产生的摩擦力进行运动。
二、说服审查员的关键技巧
1. 精准定位"实际解决的技术问题"
创造性判断的核心在于"三步法"：确定最接近现有技术→确定区别特征及实际解决的技术问题→判断是否显而易见。其中，"实际解决的技术问题"的定位至关重要。
**说服技巧**：不要简单接受审查员认定的技术问题，而应从区别特征所能达到的技术效果出发，结合说明书中的问题陈述，精准定义技术问题。
在256号案中：
- 审查员认定的技术问题："如何实现利用外部磁场控制胶囊运动"及"当胶囊接触时如何控制运动"
- 法院认定的技术问题："当胶囊与人体胃肠壁接触时如何控制胶囊在人体胃肠道内的稳定运动"
后者特别强调了"稳定运动"这一效果，反映出专利通过利用摩擦力实现稳定前进的核心创新点，而非简单地控制运动。
实操建议：
- 在说明书中清晰记载发明要解决的技术问题及达到的效果
- 答复审查意见时，将区别特征与具体技术效果挂钩
- 避免过于宽泛的技术问题表述，尽可能具体化。
2. 突出发明构思和实施场景的差异
最高法在256号案的裁判要旨中明确指出：如果本专利与最接近的现有技术之间在发明构思上存在明显差异且本专利并非最接近的现有技术所预期的实施场景，通常不宜认定现有技术给出了将区别特征应用于最接近的现有技术以得到本专利技术方案的技术启示。
当发明与最接近现有技术在发明构思上存在根本差异或并非最接近的现有技术所预期的实施场景时，可以有力反驳"显而易见"的认定。
在256号案中：
- 专利的发明构思：主动利用胶囊与接触面的摩擦力，通过支撑点变化实现稳定运动
- 证据1的发明构思：避免胶囊与内壁接触，通过悬浮翻转减少组织损伤
一审北京知识产权法院强调："证据1给出了相反的技术教导"，这种根本理念的差异使得本领域技术人员难以从证据1得到专利的技术方案。
二审最高人民法院认为：证据1中未预设“接触不可避免”，并且证据1中明确记载了在狭窄腔体（如血管）中建议改用支架、导尿管，即本专利并非证据1所预期的实施场景，不能认为给出了技术启示。
**说服技巧**：
- 在申请文件中清晰阐明发明的核心构思
- 在答复审查意见时，对比展示发明与现有技术在原理、目的、手段上的根本差异
- 利用现有技术特别是最接近的现有技术的记载内容为依据，强调本专利并非现有技术预期的实施场景。
3. 警惕审查员的"不可避免"推定
审查员有时会假设某些技术情形"必然发生"，并据此认为区别特征是"显而易见"的。256号案中，国知局认为"胶囊不可能一直悬浮，必然接触内壁"，但法院指出：
- 证据1未预见也不追求接触情形
- 即使接触发生，证据1教导的是脱离接触而非利用接触
- "不可避免接触"并非证据1的预期应用场景
**说服技巧**：
- 质疑"不可避免"情形在实际应用中的发生概率
- 指出现有技术未曾尝试解决该"不可避免"情形下的问题
- 提供证据证明该情形在现有技术中被视为需避免而非利用的情况
4. 强调技术效果的意外性
若发明取得了现有技术未提及或难以预期的技术效果，可有力证明非显而易见性。256号案中，专利实现了 更稳定的前进运动、 更准确定位、 更低磁场要求、 更简单设备。
法院特别指出这些效果"不为证据1所涉及"。
**说服技巧**：
- 在说明书中记载对比实验或数据证明效果优势
- 指出现有技术是否提及或关注这些效果
- 说明这些效果是否可以从现有技术合理预期
5. 谨慎对待"公知常识"的主张
审查员常将某些区别特征认定为"公知常识"，但需具体证明。在256号案中，关于"利用摩擦力实现运动"的特征，法院未接受其为公知常识的观点。
**说服技巧**：
- 要求审查员提供构成专利发明构思的关键特征为公知常识的具体证据
- 指出该"常识"在本领域应用中是否存在限制或例外
- 提供相反证据证明该技术手段并非普遍知晓或使用
三、小结
避免"事后诸葛亮"偏见的关键在于还原发明时的技术环境，站在本领域技术人员尚未知晓发明内容的角度评判创造性。从最高法256号判决可以看出，法院特别关注：
- 发明与现有技术是否存在根本理念差异
- 技术问题的准确定义
- 技术启示的真实存在而不是可能存在
- 技术效果的不可预期性
申请人在与审查员沟通创造性时，建议聚焦这些核心问题，通过技术原理的深入分析而非单纯法律条文的引用，以有效帮助审查员跳出"后见之明"的思维局限，客观评价发明的创造性高度。
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